2017나2523

특허법원 2018.12.07 선고 · 민사

손해배상(지)

판시사항

판결요지

지정상품을 의류 등으로 하는 등록상표 “”, “”의 상표권자인 甲 주식회사가 부도가 나자 乙이 위 상표의 상표권을 경락받아 상표권 이전등록을 마친 후 丙 주식회사에 전용사용권을 설정하였고, 丁 주식회사는 등록상표의 서브브랜드인 “F.paige” 상표에 관하여 甲 회사로부터 사용허가를 받은 戊 주식회사와 브랜드사용계약을 체결하는 한편 甲 회사가 출원하여 상표등록을 마친 “” 상표의 상표권을 양수하여 상표권 이전등록을 마친 후 “”, “” “”, “F.페이지” 등의 표장을 표시하여 여성의류를 판매하였는데, 乙과 丙 회사가 丁 회사를 상대로 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 또는 상표법에 기한 손해배상을 구한 사안이다. 영업활동 자체는 이전되지 아니하고 주지성 있는 영업표지만 이전되고, 양수인이 그 상표에 기초한 영업을 영위하고 있지 않다면 적어도 그 기간 동안에는 특별한 사정이 없는 한 양수인이 종전 양도인이 취득한 주지성의 승계를 이유로 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률에 기한 손해배상청구를 할 수 없는바, 乙이 甲 회사의 영업과 분리하여 등록상표에 관한 상표권만 민사집행법에 의한 매각절차를 통하여 매수하였고, 乙이 주장하는 침해기간 동안 등록상표를 사용하여 자신 명의의 상품을 제조 또는 판매하거나 등록상표를 자신의 상품이나 영업을 위한 것이라고 선전·광고한 사실이 없으므로, 乙이 등록상표의 주지성을 승계한 영업자이거나 스스로 주지성을 취득한 상품표지의 영업자임을 전제로 하는 손해배상청구는 인정할 수 없고, 한편 丁 회사의 표장은 등록상표와 서체가 동일한 부분을 포함하고 있으며 호칭 면에서 유사하게 청감될 여지가 충분할 뿐만 아니라 위 표장이 등록상표의 서브브랜드로 개발되어 사용된 구체적 거래실정까지 더하여 보면, 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 함께 사용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 충분하므로, 丁 회사의 표장은 등록상표와 서로 유사하고, 위 표장의 사용상품이 등록상표의 지정상품과 동일·유사하며, 丁 회사가 브랜드사용계약을 체결하였다는 사실만으로 丙 회사에 대하여 통상사용권을 주장할 수 없는 데다가 등록상표 “”가 무효심결의 확정으로 소급하여 무효가 됨으로써 丁 회사에 그와 동일성이 있는 표장을 사용할 정당한 권원이 있다고 할 수도 없으므로, 丁 회사는 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제66조의2에 따라 丙 회사의 전용사용권 침해로 인하여 丙 회사가 입은 손해를 배상할 책임이 있다고 한 사례이다.

참조조문

부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 (가)목, 제5조, 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제55조(현행 제95조 참조), 제57조(현행 제97조 참조), 제66조의2(현행 제109조 참조), 제67조(현행 제110조 참조)

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