2020후10827
대법원 2020.11.05 선고 · 특허
판시사항
[1]구 상표법 제7조 제1항 제18호의 규정 취지 및 위 규정에 해당하는지 판단하는 기준 / 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용되는지 여부(적극) [2] ‘청문각출판사’라는 상호로 교재출판업 등을 영위하면서 선사용서비스표 ‘’을 출처 표시로 사용하는 甲이 청문각출판사의 재고도서와 출판권 등의 자산을 乙에게 양도하였고, 그 후 丙이 이를 포괄적으로 양수하여 ‘청문각출판’이라는 상호로 청문각출판사에서 출판하던 도서들을 출판, 판매하고 있는데, 甲이 서비스표인 ‘’을 출원하여 등록을 받자, 丙이 甲을 상대로 위 등록서비스표가 구 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당한다는 이유로 등록무효심판을 청구하였으나 특허심판원이 이를 기각하는 심결을 한 사안에서, 甲이 ‘청문각’이라는 표장과 동일ㆍ유사한 서비스표를 동일ㆍ유사한 서비스에 출원하여 등록서비스표로 등록받은 것은 乙 또는 丙에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반되므로, 甲의 위 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당되어 그 등록이 무효로 되어야 한다고 한 사례
판결요지
[1] 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제18호는 동업ㆍ고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계를 통하여 타인이 사용하거나 사용을 준비 중인 상표임을 알면서 그 상표와 동일ㆍ유사한 상표를 동일ㆍ유사한 상품에 등록출원한 상표에 대해서는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다. 위 규정의 취지는, 타인과의 계약관계 등을 통해 타인이 사용하거나 사용 준비 중인 상표(이하 ‘선사용상표’라고 한다)를 알게 된 사람이 타인에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반하여 선사용상표와 동일ㆍ유사한 상표를 동일ㆍ유사한 상품에 등록출원한 경우 그 상표등록을 허용하지 않는다는 데에 있다. 구 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당하는지 여부는, 타인과 출원인의 내부 관계, 계약이 체결된 경우 해당 계약의 구체적 내용, 선사용상표의 개발ㆍ선정ㆍ사용 경위, 선사용상표가 사용 중인 경우 그 사용을 통제하거나 선사용상표를 사용하는 상품의 성질 또는 품질을 관리하여 온 사람이 누구인지 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다. 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다. [2]‘청문각출판사’라는 상호로 교재출판업 등을 영위하면서 선사용서비스표 ‘’을 출처 표시로 사용하는 甲이 청문각출판사의 재고도서와 출판권 등의 자산을 乙에게 양도하였고, 그 후 丙이 이를 포괄적으로 양수하여 ‘청문각출판’이라는 상호로 청문각출판사에서 출판하던 도서들을 출판, 판매하고 있는데, 甲이 서비스표인 ‘’을 출원하여 등록을 받자, 丙이 甲을 상대로 위 등록서비스표가 구 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당한다는 이유로 등록무효심판을 청구하였으나 특허심판원이 이를 기각하는 심결을 한 사안에서, 위 양도계약은 甲의 재고도서와 출판권 및 기존 출판영업을 계속적으로 유지하기 위한 주요 직원과 거래처를 乙에게 이전하는 것을 내용으로 하고 있고, 甲과 乙은 위 양도계약을 통하여 ‘청문각’이라는 표장의 사용 권원을 乙에게 귀속시키기로 합의하였으며, 이후 위 표장의 사용 권원은 최종적으로 乙로부터 丙에게 이전되었다고 볼 수 있는 점 등에 비추어, 甲이 ‘청문각’이라는 표장과 동일ㆍ유사한 서비스표를 동일ㆍ유사한 서비스에 출원하여 등록서비스표로 등록받은 것은 乙 또는 丙에 대한 관계에서 신의성실의 원칙에 위반되므로, 甲의 위 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제18호에 해당되어 그 등록이 무효로 되어야 하는데도, 이와 달리 본 원심판단에 법리오해의 잘못이 있다고 한 사례.
참조조문
[1] 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제2조 제3항(현행 제2조 제1항 제1호 참조), 제7조 제1항 제18호(현행 제34조 제1항 제20호 참조) / [2] 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제2조 제3항(현행 제2조 제1항 제1호 참조), 제7조 제1항 제18호(현행 제34조 제1항 제20호 참조)
참조판례
[1] 대법원 2020. 9. 3. 선고 2019후10739 판결(공2020하, 2037)
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